[案情]

2005年3月，東臺市招標投標管理中心為東臺市機關事業單位社會保險處（以下簡稱東臺事保處）采購山特UPS（“UPS”為“不間斷電源”的另一名稱）和方正文祥E630電腦而舉行招標活動，原告東臺市新達萊科技有限公司等六家公司應邀參加投標。原告中標后于2005年3月22日與東臺市事保處簽訂了名稱為“UPS”、型號為“山特（2000W，10小時）”、單價為“7600”和名稱為“電腦”、型號為“方正文祥E630”、單價為“6150”各一臺的合同書。原告于2005年3月29日供給東臺事保處一臺由佛山市電標電源設備配套有限公司供貨的前面板上部有電標（圖形）注冊商標、下部標有“SANTAK POWER CORP．，HAWAII，U．S．A”的UPS和一臺電腦，并安裝調試完畢。同日，原告出具了采購項目為“UPS”、規格為“山特[2000W，10小時]”和采購項目為“電腦”、規格為“方正文祥E630”的《政府采購供貨驗收單》，申請東臺事保處驗收。東臺事保處在《政府采購供貨驗收單》的用戶單位驗收意見欄簽署了“驗收合格”。2005年3月30日，原告向東臺事保處提供的發票載明品名及規格為“山特UPS”、單價為“7600”和品名及規格為“電腦”、單價為“6150”。3月31日被告接到舉報，反映本案原告供給東臺事保處的UPS是假冒產品，要求被告鹽城市東臺工商局查處。后被告進行了調查取證，于8月2日向原告送達了東工商公聽告字（2005）第07065號《聽證告知書》。原告申請聽證，被告于8月10日向原告送達了東工商案聽字（2005）第5號《聽證通知書》，并于8月23日公開舉行了聽證。9月14日，被告作出東工商案字（2005）第000305號《行政處罰決定書》， 9月15日，被告向原告送達了該行政處罰決定書。原告于2005年9月23日以被告作出的處罰決定書認定事實錯誤、適用法律不當為由，向東臺市人民法院提起行政訴訟。

另查明，1989年4月25日，洛曼有限公司、山特電子有限公司、飛瑞國際股份有限公司提出申請，將“山特”作為其商標，用于不間斷電源、精密電源、穩壓電源裝置，于1989年11月20日獲得國家有關部門的核準。

[爭點]

（1）對原告的行為如何定性；（2）未經注冊商標權人許可，在商品交易文書中使用他人注冊商標是否構成侵權。

[審判]

東臺市人民法院審理認為，《中華人民共和國商標法》第五十四條規定，對侵犯注冊商標專用權的行為，工商管理部門有權依法查處，被告鹽城市東臺工商行政管理部門具有查處侵犯注冊商標專用權的行政職權。“山特”系洛曼有限公司、山特電子有限公司、飛瑞有限公司的注冊商標，應受法律保護。《中華人民共和國商標法實施條例》第三條規定，商標法和本條例所稱商標的使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中。據此，商標的使用并不僅僅指直接將商標附著于商品的行為，而且包括任何將該商標與該商品出處相聯系的行為。原告在2005年3月22日的《合同書》、2005年3月29日的《政府采購供貨驗收單》、2005年3月30日發票中均使用“山特”字樣，對此雙方當事人均無異議。《合同書》、《政府采購供貨驗收單》、發票屬于交易文書。根據《中華人民共和國商標法實施條例》第三條的規定，原告在交易文書上載有“山特”字樣，屬使用“山特”商標的情形。《中華人民共和國商標法》第五十二條第（一）項的規定，未經商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的，屬侵犯注冊商標專用權。原告在明知其供給客戶的是電標牌UPS并不是山特牌UPS的情況下，向客戶提供的《政府采購供貨驗收單》和發票中仍寫為“山特UPS”，并致客戶誤認為原告所供的就是山特UPS。原告在《政府采購供貨驗收單》和發票上使用“山特”商標的行為，并未獲得“山特”商標注冊人的許可，且其是在經營與山特商標注冊人同種商品（即UPS）上使用，并非正當使用，被告認定原告的行為構成了《中華人民共和國商標法》第五十二條第（一）項所指行為，定性準確。被告對原告作出責令立即停止侵權行為和罰款20000元的決定，符合《中華人民共和國商標法》第五十三條的規定，且罰款20000元在《中華人民共和國商標法實施條例》第五十二條規定的幅度范圍內，處罰幅度恰當。原告的訴訟請求法院依法不予支持。依照《中華人民共和國商標法》第五十二條第（一）項、第五十三條、《中華人民共和國商標法實施條例》第三條、第五十二條、《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第（一）項的規定，東臺市人民法院作出維持被告鹽城市東臺工商行政管理局2005年9月14日作出的東工商案字（2005）第000305號《行政處罰決定書》的判決。一審宣判后，原告不服，提出上訴。鹽城市中級人民法院經審理認為，原審法院認定事實清楚，適用法律、法規正確，審判程序合法，依法駁回原告上訴，維持原判。

[評析]

如何認定商標侵權，在審判實踐中有時不易把握。本案在審理中存在以下幾種分歧意見：

第一種意見認為，原告的行為不構成侵犯“山特”商標專用權，被告處罰原告定性錯誤。其理由是：《中華人民共和國商標法實施條例》第三條規定，商標法和本條例所稱商標的使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中。雖然原告供應的不是山特UPS，但原告供應的UPS上有明顯的電標（圖形）注冊商標，并非冒用“山特”商標，充其量是標的不符，合同違約，如當事人提出異議，也是原告與東臺市機關事業社會保險處之間的合同糾紛。原告在合同書、驗收單、發票上載明“山特”字樣的行為并不屬于《中華人民共和國商標法》第五十二條第（一）項規定的情形，不構成侵犯“山特”商標專用權的行為。第二種意見認為，本案應以銷售侵權商品處罰原告。其理由是，原告所售產品前面板上的生產者名稱標注中含有“SANTAK”英文注冊商標，由于該企業字號跟商標權人的英文注冊商標相同且在同種商品中使用，原告的行為屬于《商標法》第五十二條第（二）項規定的“銷售侵犯注冊商標專用權的商品的”行為。第三種意見認為，本案應適用《反不正競爭法》第九條的規定定性，以原告對商品作引人誤解的虛假宣傳，按照《反不正當競爭法》第二十四條規定處罰原告。其理由：1、原告通過報價單、合同、發票等，向相關交易人員發送了虛假的品牌信息；2、原告發送的虛假信息已經交易相對人及相關公眾對該UPS實際生產廠商、產品產地、產品質量等發生誤認；3、由于原告報價過低，非法獲取了其他競爭者的公平交易的機會，形成不正當競爭。第四種意見認為，本案依據《江蘇省合同監督管理辦法》第十一條第（三）項所列的“虛構合同標的”行為定性。其理由是原告實際所供應的電腦與合同標的所約定的不一致，符合虛構合同標的構成要件。第五種意見認為，原告未經注冊商標權人許可，在交易文書上擅自使用與“山特”文字注冊商標相同的“山特”文字，并以7600元的價格將標有“SANTAK  POWER  CORP．HAWAII，U．S．A”的UPS銷售給東臺事保處，其行為構成《中華人民共和國商標法》第五十二條第（一）項所指的“未經商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的”侵犯注冊商標專用權的行為，依法應予以行政處罰。

筆者同意第五種意見。其理由如下：

一、原告在報價單、合同、驗收單等交易文書中使用了山特UPS，而實際銷售的是佛山市電標電源設備配套有限公司生產的UPS，使購買者東臺事保處誤認為是山特商標權人山特電子（深圳）有限公司的UPS。

在法定的舉證期限內，被告向法院提交了下列證據：1、2005年4月5日詢問原告的筆錄，確認其所售的UPS系由美國夏威夷山特電源公司監制，佛山市電標電源設備配套有限公司生產；2、2005年3月15日東臺市招投標管理中心的詢價單和原告的報價單，詢價單和報價單均注明商品品牌為山特UPS，說明詢價單位與報價單位就所購商品的品牌達成一致意見；3、2005年3月22日原告與東臺事保處簽訂的合同書，該合同書中明確合同標的物是“山特”UPS；4、2005年3月29日采購中心的驗收單，證明原告申報提供的是“山特”UPS并被驗收確認；5、2005年3月30日原告向東臺事保處出具的發票，該發票上使用了與他人注冊商標相同的“山特”字樣。

以上表明，東臺市招投標中心在公開詢價時，其所購商品指定為“山特”牌UPS，原告的報價單也是針對此品牌進行的，最后原告以非同尋常的最低價7600元中標（其他5家投標單位的報價均在13000元以上），并與招標委托人（購買人）東臺事保處簽訂了合同。從整個交易過程不難看出，招投標中心、購買人以及其他參與報價的競爭者均認為原告所供應的應當是市場上公認的正規生產廠家即“山特”商標權人山特電子（深圳）有限公司所生產銷售的UPS。

二、原告在經營同種商品的過程中，未經注冊商標權人的許可，在報價單、合同、發票等交易文書中使用他人注冊商標，侵犯了“山特”商標注冊權人及經其許可的商標使用權人的合法商標權益，屬于商標法第五十二條第（一）項所指的侵犯注冊商標專用權行為。

《中華人民共和國商標法實施條例》第三條規定：“商標法和本條例所稱商標的使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中”。最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第八條第二款規定：“刑法第二百一十三條規定的‘使用’是指將注冊商標或者假冒的注冊商標用于商品、商品包裝或者容器以及產品說明書、商品交易文書，或者將注冊商標或者假冒的注冊商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動等行為”。前引行政法規和司法解釋很清楚地表明，商標侵權行為并不限定在假冒的注冊商標必須跟商品或商品包裝的直接的物理結合，只要當事人在商事活動中，未經注冊商標權人的許可，在經營同種或類似商品的過程中使用跟他人相同或相似的注冊商標，給他人商標信譽和商品聲譽造成損害，都應當認定為商標侵權行為予以禁止和處罰。這一理解同《商標法》“保護商標專用權，促使生產、經營者保證商品和服務質量，維護商標信譽，以保障消費者和生產者的利益”的立法主旨是并行不悖。《商標法》第五十二條第（一）項所指商標侵權行為中的“使用”并不僅僅指直接將商標附著于商品的行為，而是包括任何將該商標與該商品出處相聯系的行為。如在商品價簽、發票上使用該商標，使消費者認為該商品為該商標的使用者所生產經營，同樣構成本項規定中的“使用”，也就是說任何將該商標與該商品聯系起來的行為都是使用商標的行為。

原告在銷售同種商品時，擅自使用他人注冊商標，使相關公眾產生誤認，給山特電子有限公司的商標專用權人造成了直接損害。原告明知所購產品并非山特電子有限公司所生產，而將他人產品作為山特商標權人的產品而予以交付，其結果一方面使商品的實際使用人造成誤認，損害了買受人的合法權益，同時因其所提供的并非“山特”產品，擠占了“山特”產品的市場份額，所提供的產品與“山特”產品存在著的品質差異，也會給“山特”產品的商標信譽、商品聲譽帶來不良影響，給商標權人的商標信譽、商品聲譽造成直接損害。此外，對于參加此次投標的其他競標者而言，原告所采取的手段（以較低價格參與報價并獲取中標），非法擠占了其他誠實經營者的交易機會，妨礙了市場的公平競爭。可見，原告在本案中的行為侵犯了商標權人、經商標權人許可的合法使用權人、參與投標的其他競標人、產品的買受人的合法權益，其行為理應受到法律的懲處。

三、本案原告在主觀上具有侵權的惡意性。

原告作為從事電腦行業經營的專業經營者，熟知UPS的品牌及市場行情狀況。原告在2005年4月5日的詢問筆錄中陳述：有深圳山特、珠海山特、夏威夷山特，其中深圳山特價格最高，夏威夷山特價格最低。不難看出，原告知道市場上有幾種標注“山特”字樣的UPS，其事先對所要參與投標的產品（包括品牌）進行過調查了解，清楚地知道不同品牌的UPS之間價格的差異及經營不同產品之間利潤的差異，為尋得低價，故意利用這種差異將并非“山特”的產品的價格作為其參與投標的競價，目的就是為了爭取交易機會，當其中標后，原告在跟供貨商所簽合同中明確寫明該產品系“夏威夷山特”，為其交付非正品“山特”產品作鋪墊。在合同履行過程中，原告將佛山市電標電源設備有限公司的UPS產品（該產品上所標注的商標“電鏢”以及閃電圖形商標跟山特電子有限公司所注冊的“山特”注冊商標顯著不同）作為“山特”產品予以交付，在交貨過程中，又將沒有廠名廠址的產品說明書交給買受人，并在產品驗收單上寫上“山特”字樣，完成其違法行為得逞關鍵的交貨步驟。原告在向買受人收取貨款時，又在商業發票上寫明“山特”字樣，而隱去“夏威夷”三字。在整個交易過程中，買受人難以了解眾多的“山特”與真正的“山特”之間的關系，因而均受到來自原告的欺詐，原告所采取的上述種種手段表明其具有主觀上的惡意性。

四、《商標法》第五十二條第（一）項的侵權行為的主體并不只限于生產者，銷售者同樣可以實施《商標法》第五十二條第（一）項規定的“使用”的行為。

《商標法》第五十二條第（一）項規定未經商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的，屬侵犯注冊商標專用權的行為。本項規定的“使用”，不僅僅局限于生產者實施，作為銷售者同樣可以實施“使用”的行為。比如，銷售者將其購進的商品的標識換成侵犯他人商標專用權的商標標識等。本案中當事人作為銷售者，在銷售商品時，未經商標注冊人許可，在同種、特定的商品交易文書上使用了與他人注冊商標相同的“山特”字樣，應為商標侵權。

因此，本案原告的行為構成《商標法》第五十二條第（一）項所指的商標侵權行為，第一種意見是站不住腳的。本案也不能按第二種意見以原告銷售侵權商品來定性處罰原告。因為，根據2002年10月最高人民法院《根據審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》公布的規定，當企業名稱中字號跟他人注冊商標相同發生沖突時，只有當企業名稱所有者在商品上突出使用其字號并使他人造成誤認，才能認定為商標侵權。佛山市電標電源設備有限公司通過授權獲取“美國夏威夷SANTAK電源有限公司”的名稱使用權，便不違反法律行政法規的強制性規定應該認定為有效合同。同時，在商品上標注香港核準注冊的公司名稱也不能認定為偽造產品產地，也就是說企業名稱及地址跟企業產品的產地具有不同涵義。

適用《反不正當競爭法》第九條規定定性存在以下缺陷：1、按“宣傳”一詞的通常理解，是向不特定對象發布信息的行為，而本案當事人所發出的虛假信息是針對特定對象的并有確定的目的，即中標以及簽訂合同的目的。當事人的行為實際上是針對特定人的一種虛假表示，同嚴格意義上的“宣傳”是有區別的；2、從所使用的方式看，發送報價單、簽訂合同的方式與發布廣告的方式不具有可比性，且不屬于《江蘇省實施〈反不正當競爭〉辦法》第七條或《反不正當競爭法》第九條所列舉、解釋的任何一種；3、從構成要件上看，本案并不是直接對生產者、產地等所作的引人誤解的虛假宣傳，而是針對品牌或者注冊商標進行的虛假宣傳。因此，本案也不能以原告違反《反不正當競爭法》第九條規定的規定處罰原告。

最后，本案也不能按“虛構合同標”行為定性。虛構合同標的的要以合同爭議為前提，以欺詐為目的，本案當事人雖然未按約定的標的履行，但是招標人東臺市事保處在交貨驗收單上簽字認可所供應的商品，故定性為“虛構合同標的”的行為不能成立。因此，第四種意見也是不正確的。